在一项先前的决定中,联邦巡回法院重申,要求专利审判和上诉委员会(PTAB)明确说明将显而易见的参考文献结合在要求驳回中的动机。仅基于陈述,即本领域普通技术人员阅读现有技术参考文献的拒绝将理解,该组合将允许要求保护的特征是不够的。

苹果诉个人网络技术有限责任公司,案号2016-1174(联邦法院,2017年2月14日,联邦法院),苹果公司成功请愿 当事人间审查 (IPR)对Personal Web的第7,802,310号专利(第310号专利)提出了六项权利要求。 ′310专利要求通过给数据文件一个实质上唯一的名称来依赖于相关文件内容的方式来定位数据和控制对数据的访问的方法。

苹果公司辩称,根据35 U.S.C,第24、32、70、81、82和86号专利无效。鉴于两个现有技术参考文献(§103,Woodhill的美国专利No.5,649,196和Stefik的美国专利No.7,359,881)。 PTAB同意,并裁定可以合并Woodhill和Stefik功能,以提供PersonalWeb声称的访问控制。

在上诉中,联邦巡回法院确认了PTAB的索赔要求,但认为委员会的显而易见性认定为“不足”。法院认为,委员会没有充分解释和支持其调查结果,即现有技术(1)披露了提出异议的权利要求的所有要素,并且(2)相关技术人员将有动机将现有技术参考文献结合起来生产具有合理的成功预期的要求保护的'310发明。

联邦巡回法院解释说,为了“允许有效的司法审查,……”。 。 。董事会有义务“提供行政记录,以证明调查结果所依据的证据,并伴随该机构得出结论的理由。””  ID。 在8–9。因此,为了确定可持续的明显性,委员会必须在以下两点上做出结论,并辅以证据和解释:

首先,委员会必须在[现有技术参考资料]中找到有争议的310项专利要求的所有要素。 [。 。 。]

其次,委员会必须发现,本领域的普通技术人员会被激励以有争议的310项专利权利要求所要求的方式结合现有技术,并且对这样做的成功抱有合理的期望。

苹果, 案例号:2016-1174,编号:7-8。

在这种情况下,法院认为,由于委员会的裁决是结论性的,委员会未能提供这种解释和支持; “委员会在任何地方都没有清楚地解释或引用证据表明这两种参考文献的结合应如何起作用。”  ID。 at 12.

法院指示,“根据案件的复杂性和记录中提出的问题,所需的解释视情况而定。” ID。 例如,在第8页。如果``该技术既简单又熟悉,并且现有技术的语言清晰易懂,那么简短说明就足够了''。   ID。 at 12.

但是,在这种技术或现有技术复杂或晦涩的情况下,例如在这种情况下,“对组合的预期工作进行清晰,有证据支持的说明”是“充分解释和支持有关技术人员得出结论的前提”本来有动机进行合并,并有理由期望这样做成功。”  ID。

联邦巡回法院撤回了PTAB的最终书面决定,并退回理事会,以重新考虑显而易见性挑战的优点。

联邦巡回法院通常不会撤销或撤销PTAB的决定。但是,该决定是一系列类似案件中的一个,在这些案件中,联邦巡回法院表现出越来越多的意愿将决定发回董事会进行更详细的分析。我们开始认为这首歌与您有关,PTAB。是不是是不是